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Trasferimenti di diritti tecnologici, accordi transattivi e aggregazioni di brevetti nel Regolamento (UE) n. Funzionario presso l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Trasferimenti di diritti tecnologici, accordi transattivi e aggregazioni di brevetti nel Regolamento (UE) n. 316/2014* di Marco Lo Bue**
Funzionario presso l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Sommario: 1. Premessa sulla funzione dei block exemption regulation. - 2. Il «porto sicuro» riservato
agli accordi di trasferimento di tecnologia, tra passato e presente. - 3. Le innovazioni introdotte
dal Regolamento (UE) n. 316/2014. - 3.1. Restrizioni alle vendite passive tra i licenziatari. - 3.2.
Grant-back obligations. - 3.3. Non-challenge and termination clauses. - 3.4. Licenze software coperte da
copyright. - 4. Le Linee guida. - 4.1. Settlement agreements. - 4.2. Pool tecnologici. - 4.2.1. Il patent
pooling e la concorrenza. - 4.2.2. Relazioni interne al pool. - 4.2.3.
Rapporti intercorrenti tra il pool e i licenziatari. - 4.2.4. I criteri interpretativi offerti dalle Linee guida. - 5. Conclusioni.
1. Premessa sulla funzione dei block exemption regulation
Il 1° Maggio 2014 è entrato in vigore il nuovo Regolamento (UE) n. 316/2014 «relativo
all'applicazione dell'art. 101, par. 3, TFUE, a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia».
Contestualmente, come accaduto con la precedente versione del regolamento (Reg. n. 772/20041), sono state adottate delle linee guida sull'applicazione dell'articolo 101 TFUE agli accordi di trasferimento di tecnologia 2. * Articolo sottoposto a referaggio. ** Dottore di ricerca in diritto costituzionale e diritto dell'Unione europea. Le opinioni espresse dall'autore sono frutto del suo personale convincimento, impegnano esclusivamente lo stesso e non possono in alcun modo essere ritenute come rappresentative di orientamenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o impegnative per la stessa. 1 Regolamento (CE) n. 772/2004 della Commissione del 7 aprile 2004 concernente l'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia. 2 Comunicazione della Commissione, Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di trasferimento di tecnologia (2014/C 89/03, in seguito «Linee Guida»). federalismi.it n. 3/2015 Per comprendere la ratio del regolamento in esame, occorre rammentare che l'art. 101, par. 1, TFUE proibisce le intese restrittive della concorrenza, e che gli accordi di trasferimento di tecnologia, o alcuni tipi di clausole contenute al loro interno, potrebbero astrattamente ricadere nel predetto divieto3. Ogni accordo proibito dall'art. 101 è nullo e inapplicabile e, a seconda della serietà dell'infrazione, potrebbe comportare l'avvio di azioni di enforcement da parte delle autorità di concorrenza o la presentazione di azioni risarcitorie dinanzi ad una corte nazionale4. L'art. 101, par. 3, TFUE, tuttavia, prevede che le intese anticoncorrenziali possano essere esentate dal divieto se gli effetti restrittivi della concorrenza sono compensati da efficienze economiche o da benefici per i consumatori. Uno degli ambiti in cui questa disposizione eccezionale è tradizionalmente suscettibile di trovare applicazione è proprio quello degli accordi di licenza di diritti tecnologici5. La Commissione europea, al fine di semplificare l'interpretazione della clausola di esenzione contenuta nell'art. 101(3), ha adottato in molti settori dei regolamenti che disciplinano l'esenzione per varie categorie di accordi potenzialmente rilevanti per la disciplina antitrust (c.d. block exemption regulations). Tali strumenti normativi assolvono al compito di assicurare maggiore certezza in ordine alle ipotesi di compatibilità con il diritto della concorrenza degli accordi conclusi tra le imprese, specificando le condizioni da soddisfare ai fini dell'esenzione. Nella prima parte del presente contributo si offre un'analisi delle novità legislative introdotte dal Regolamento (UE) n. 316/2014, che hanno riguardato essenzialmente la sfera delle restrizioni delle vendite passive, delle grant-back clauses e delle non-challenge clauses. Le nuove disposizioni 3 Art. 101, par. 1, TFUE: «sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione; b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi». 4 Art. 101, par. 2, TFUE: «gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto». 5 Art. 101, par. 3, TFUE: «tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili: — a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese, — a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e — a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate, che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di: a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi; b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi». federalismi.it n. 3/2015 appaiono ispirate dall'intento di offrire maggiore protezione ai licenziatari nei rapporti contrattuali con i titolari dei diritti tecnologici, al fine di favorire un incremento della concorrenza dinamica basata sull'innovazione. Occorre tuttavia verificare che l'approccio adottato dalla Commissione non induca un effetto deterrente sugli incentivi dei produttori a dare in licenza i brevetti. La seconda parte dell'articolo è dedicata alle nuove linee guida sull'applicazione dell'articolo 101 TFUE agli accordi di trasferimento di tecnologia, che si soffermano sull'analisi antitrust dei settlement agreements e dei pool tecnologici. Questo tema offre ampi spunti di dibattito in quanto, con riferimento al fenomeno dell'aggregazione dei brevetti e al connesso tema del potere di mercato dei patent pool e dei titolari degli standard essential patent, è in atto un processo universale di definizione degli effetti sulla concorrenza delle condotte di tali soggetti.
2. Il «porto sicuro» riservato agli accordi di trasferimento di tecnologia, tra passato e
presente
Appare utile, innanzitutto, chiarire la nozione di «accordo di trasferimento di tecnologia» fornita dal legislatore europeo, che non ha subito modifiche nel passaggio dalla vecchia alla nuova normativa. Tale negozio viene definito come un «accordo di licenza per diritti tecnologici concluso tra due imprese, avente per oggetto la produzione dei prodotti contrattuali da parte del licenziatario e/o dei suoi Con riferimento all'espressione «diritti tecnologici», il testo del regolamento fa rientrare in tale ambito il know-how, i brevetti, i modelli di utilità, i diritti su disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori, certificati complementari di protezione per i medicinali o per tutti gli altri prodotti per i quali possono essere ottenuti tali certificati, certificati riguardanti le nuove varietà vegetali, e i diritti d'autore sul software. Costituiscono diritti tecnologici non soltanto i predetti diritti, ma anche le relative domande di registrazione7. Si è in presenza di un accordo di trasferimento di tecnologia anche ove i diritti tecnologici siano «ceduti» da un impresa ad un'altra (e non soltanto «dati in licenza»), a patto che parte del rischio connesso allo sfruttamento della tecnologia rimanga a carico del cedente8. Il trattamento privilegiato che, in un'ottica antitrust, viene riservato agli accordi di trasferimento di tecnologia, assolve ad una duplice funzione: da un lato favorisce un più efficiente uso delle 6 Cfr. art. 1, par. 1, lett. «c» (i), Reg. n. 316/2014. Per «prodotti contrattuali» si intendono i prodotti realizzati, direttamente o indirettamente, sulla base dei diritti tecnologici sotto licenza» (cfr. art. 1, par. 1, lett. «g»). 7 Cfr. art. 1, par. 1, lett. b, Reg. n. 316/2014. 8 Cfr. art. 1, par. 1, lett. c (ii), Reg. n. 316/2014. federalismi.it n. 3/2015 risorse, dall'altro promuove la concorrenza. Gli accordi di trasferimento di tecnologia possono infatti «ridurre la duplicazione delle attività di ricerca e sviluppo, offrire maggiori incentivi per la ricerca e sviluppo iniziale, stimolare l'innovazione incrementale, agevolare la diffusione delle tecnologie e alimentare la concorrenza sul mercato del prodotto»9. Prima della scadenza della validità del vecchio regolamento di esenzione, avvenuta nel 2014, e in vista dell'adozione di una nuova versione dello stesso, la Commissione ha bandito due consultazioni pubbliche (una, preliminare, nel dicembre 201110, e una sulla bozza del nuovo testo nel febbraio 201311) sul regime normativo illo tempore vigente. La maggior parte dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno considerato positiva l'esperienza vissuta con il regolamento n. 772/2004, ed è questa la ragione per cui il nuovo testo e le relative linee guida sono in molti aspetti identici alle versioni precedenti. La conferma principale ha riguardato le soglie delle quote di mercato al di sotto delle quali scatta l'esenzione automatica. Quest'ultima continua pertanto ad applicarsi ad accordi tra imprese attive sul medesimo mercato, a condizione che esse non detengano una quota combinata superiore al 20%, e ad accordi tra imprese attive su mercati diversi se ognuna di esse ha una quota di mercato non superiore al 30%12. Le novità introdotte ad esito delle consultazione pubbliche riguardano la sfera delle restrizioni delle vendite passive, delle grant-back clauses e delle non-challenge clauses. Le nuove linee guida forniscono infine una guida più dettagliata in relazione ai settlement agreements ed ai pool tecnologici. 3. Le innovazioni introdotte dal Regolamento (UE) n. 316/2014
3.1. Restrizioni alle vendite passive tra i licenziatari
Il nuovo regolamento mantiene inalterato l'elenco delle c.d. restrizioni hard-core13. L'inclusione di tali clausole in un accordo di trasferimento di tecnologia rende l'intero accordo illecito per violazione dell'art. 101 TFUE, senza possibilità di esenzione. Rientrano tra queste clausole le restrizioni alla libertà del licenziatario di stabilire i prezzi praticati per la vendita dei prodotti a terzi, nonchè alcune tipologie di restrizioni territoriali. 9 Cfr. considerando 4, reg. n. 316/2014. 10 V. http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_technology_transfer/index_en.html. 11 V. http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_technology_transfer/index_en.html. 12 V. art. 3, Reg. n. 316/2014. 13 V. art. 4, Reg. n. 316/2014. federalismi.it n. 3/2015 In particolare, una novità significativa è stata introdotta con riferimento a queste ultime. Oggi, infatti, nell'ambito degli accordi di licenza stipulati tra aziende non concorrenti, la clausola che impedisce al licenziatario di effettuare vendite passive in un territorio o ad un gruppo di clienti riservato ad un altro licenziatario è sempre considerata hard-core14. Nella precedente versione del regolamento, invece, esisteva un'eccezione alla predetta regola, che permetteva l'esenzione di simili restrizioni ove incluse negli accordi tra aziende non-concorrenti, al fine di tutelare un licenziatario nei primi due anni a seguito della stipula del contratto. Occorre tuttavia rilevare che alla luce di quanto disposto dalle Linee guida sull'applicazione dell'articolo 101 TFUE agli accordi di trasferimento di tecnologia, questo tipo di restrizione volto a tutelare i co-licenziatari new comer potrebbe essere ancora tollerato dalla Commissione quando il licenziatario deve sostenere sostanziali costi anticipati allo scopo di svilupparsi o di entrare in un nuovo mercato. Tali ipotesi dovranno essere valutate case by case15. L'eliminazione dell'esenzione automatica a favore della clausola che impedisce ad un licenziatario di effettuare vendite passive in un territorio o ad un gruppo di clienti riservato ad un altro licenziatario rappresenta un sostanziale restringimento del regime, che potrebbe disincentivare i titolari di diritti tecnologici a concedere licenze sui medesimi. Il descritto cambiamento, inoltre, va contro al trend generale di rendere le block exemption più permissive nel tempo. Rimane invece ferma la regola per cui il licenziante può ancora imporre restrizioni sulle vendite passive in un territorio o per un gruppo di clienti che esso ha riservato per se stesso.
3.2. Grant-back obligations
La vecchia versione del regolamento non esentava dall'applicazione dell'art. 101 TFUE le
clausole che impongono al licenziatario di dare in licenza esclusiva o di cedere al licenziante i perfezionamenti separabili apportati alla tecnologia data in licenza. La clausola in esame, tuttavia, non veniva considerata hardcore, e pertanto la sua illiceità non travolgeva l'intero accordo. L'esenzione si applicava, invece, ove la medesima clausola riguardasse perfezionamenti non separabili. Per «separabilità» si intende «la circostanza che il perfezionamento possa essere utilizzato senza violare i diritti esclusivi sulla tecnologia oggetto della licenza»16. 14 V. art. 4, par. 2, lett. b), Reg. n. 316/2014. 15 V. par. 126 delle Linee Guida. 16 V. M. FRANZOSI - M. SCUFFI, Diritto Industriale Italiano, Padova, 2014, p. 988. federalismi.it n. 3/2015 La Commissione ha oggi rimosso la distinzione tra le due ipotesi, escludendo dal beneficio dell'esenzione tutte le clausole di retrocessione esclusiva, rimanendo fermo che l'illiceità della clausola non si estende all'intero contratto, come invece accade con la clausole hardcore17. L'affermata intenzione di questo cambiamento è di incentivare i licenziatari ad innovare e sviluppare loro stessi nuove tecnologie, sapendo che saranno liberi di sfruttare tali innovazioni piuttosto che doverle retrocedere al licenziante su base esclusiva. Tuttavia, pare lecito chiedersi se la revisione effettuata crei un bilanciamento equo tra interessi dei licenzianti e dei licenziatari. Infatti, in settori in cui l'investimento in ricerca e sviluppo è considerevole (come quello farmaceutico), la retrocessione può creare un importante incentivo ai licenzianti per collaborare con i terzi. Inoltre, la Commissione sembra presumere che il licenziante sia sempre più grande e potente del licenziatario, mentre in alcuni settori è spesso vero il contrario ed il licenziatario è perfettamente capace di tutelare i propri interessi durante le trattative18. La logica seguita dalla Commissione nel valutare le grant-back obligations emerge altresì dalle Linee guida sull'applicazione dell'articolo 101 TFUE agli accordi di trasferimento di tecnologia, sebbene con riferimento ad una fattispecie diversa rispetto alla concessione di licenze unilaterali. Il paragrafo 241 delle Linee guida prende in considerazione l'ipotesi di un accordo transattivo con cui due aziende si concedono licenze reciproche non soltanto sulle rispettive tecnologie (c.d. «cross licensing»), ma anche sui futuri sviluppi delle stesse. Mentre il fenomeno del cross licensing viene spesso valutato positivamente dalla Commissione, in quanto preordinato a consentire alle aziende di sfruttare i propri diritti tecnologici senza correre il rischio di essere paralizzati da strategie di patent blocking messe in atto dai concorrenti, la clausola che estende le licenze ai perfezionamenti successivi è stata invece considerata come un disincentivo ad innovare che pregiudica la concorrenza dinamica, in quanto impedirebbe alle parti dell'accordo di guadagnare una posizione di vantaggio tecnologico rispetto alle altre 19 . Per tale ragione, la Commissione ha escluso l'applicabilità dell'esenzione a quest'ultima fattispecie. 17 Vd. art. 5, par. 1, lett. a, Reg. n. 316/2014: «l'esenzione (…) non si applica ai seguenti obblighi contenuti in accordi di trasferimento di tecnologia: a) l'obbligo, diretto o indiretto, del licenziatario di concedere una licenza esclusiva o di cedere, in tutto o in parte, diritti al licenziante o a un terzo designato dal licenziante per i perfezionamenti o per le nuove applicazioni della tecnologia sotto licenza realizzati dal licenziatario». 18 Sulle implicazioni antitrust delle clausole di grant-back si vedano i risalenti ma sempre attuali scritti di R. SCHMALBECK, The Validity of Grant-Back Clauses in Patent Licensing Agreements, in U. Chi. L. Rev. 42 (1974): 733, e di S. M. LINOWITZ - G. W. F. SIMMONS, Antitrust Aspects of Grant Back Clauses in License Agreements, in Cornell Law Review, vol. 43, 2, 1958. 19 Sulle dimensioni positiva e negativa dei diritti brevettuali e sulle strategie di patent blocking, v. R. MERGES - J. F. DUFFY, Patent Law and Policy: Cases and Materials, 2011. federalismi.it n. 3/2015 3.3. Non-challenge and termination clauses
Le clausole di non contestazione («non-challenge clause»), le quali impediscono al licenziante e al
licenziatario di contestarsi la validità dei rispettivi diritti di proprietà intellettuale (in via bilaterale o, più spesso, unilaterale), non beneficiavano del safe-harbour nel precedente Regolamento, venendo sempre considerate contrarie all'art. 101, par. 1, TFUE. Il licenziante, tuttavia, poteva legittimamente provvedere all'interruzione dell'accordo se il licenziatario contestava la validità dei diritti di proprietà intellettuale specificamente oggetto dell'accordo di licenza («termination upon challenge clause»)20. Nella versione 2014 del regolamento, la clausola che riconosce la facoltà del licenziante di interrompere l'accordo quando il licenziatario contesti la validità dei diritti tecnologici oggetto della licenza («termination upon challenge clause») beneficia dell'esenzione dall'applicazione dell'art. 101 TFUE soltanto nell'ambito di accordi di licenza esclusivi21. Sul punto necessita rilevare come la bozza del nuovo regolamento, prima della consultazione pubblica bandita nel febbraio 2013, avesse addirittura escluso l'esentabilità della termination clause anche con riferimento agli accordi di licenza esclusiva. Nel corso della consultazione, tuttavia, la scelta dell'esecutivo europeo ha subito pesanti critiche da parte di influenti società titolari di diritti tecnologici (e quindi potenziali soggetti licenzianti). Nel dibattito seguito alla pubblicazione della bozza, particolarmente persuasive sono state le osservazioni presentate da Microsoft. Il colosso dell'informatica ha fatto presente che la facoltà per il licenziante di interrompere l'accordo ove il licenziatario contesti la validità dei diritti tecnologici dati in licenza dovrebbe essere sempre ammessa, salvo che i titoli dati in licenza costituiscano standard essential patents, ossia brevetti essenziali ai fini del rispetto di uno standard22. L'azienda americana, rilevando come la termination upon challenge clause favorisca la stabilità delle relazioni commerciali, ha evidenziato l'importanza di introdurre dei meccanismi che limitino alla fase precedente alla conclusione del contratto la possibilità per i licenziatari di contestare la validità dei diritti tecnologici oggetto del futuro accordo. Microsoft ha infatti affermato che «quando un licenziatario contesta la validità dei diritti tecnologici concessi in licenza colpisce il 20 Sulla dimensione antitrust di tale clausola, v. N. HERRMANN, Licence Agreements Under Scrutiny: A New Challenge for Non-Challenge Clauses, in The European Antitrust Review, 2015. 21 V. art. 5, par. 1, lett. b, Reg. n. 316/2014: «L'esenzione (…) non si applica ai seguenti obblighi contenuti in accordi di trasferimento di tecnologia: a) (…); b) l'obbligo, diretto o indiretto, di una delle parti, di non contestare la validità dei diritti di proprietà di beni immateriali che l'altra parte detiene nell'Unione, fatta salva la possibilità, in caso di licenza esclusiva, di recedere dall'accordo di trasferimento di tecnologia qualora il licenziatario contesti la validità di uno qualsiasi dei diritti tecnologici sotto licenza». 22 Sui technical standard , v. infra, nota 50. federalismi.it n. 3/2015 cuore dell'accordo, e l'esclusione del diritto del licenziante di ritirare la licenza può produrre effetti negativi sugli accordi in vigore, oltre che disincentivare la concessione di nuove licenze in futuro»23. Considerazioni utili per la Commissione sono giunte anche da altri partecipanti al market test. In particolare, sia France Telecom-Orange24 che Shell25, come Microsoft, hanno evidenziato che, soprattutto nel caso di licenza esclusiva, il licenziatario generalmente non avrebbe incentivo a che i titoli di proprietà intellettuale siano dichiarati invalidi, ma potrebbe utilizzare la minaccia di una contestazione per mettere pressione sul licenziante (specie se di piccole dimensioni). I rilievi avanzati da aziende come Microsoft, France-Telecom Orange e Shell hanno indotto la Commissione a ritornare parzialmente sui propri passi e a mediare tra la disciplina pre-riforma, che prevedeva un'esenzione totale per la termination upon challenge clause, e l'inversione a «u» realizzata nella bozza del nuovo regolamento, che aveva totalmente escluso il safe harbour per detta clausola. Il ragionamento portato avanti dalla Commissione nell'introdurre una differenza di trattamento tra accordi esclusivi e non esclusivi si basa sulla scelta di perseguire un bilanciamento tra le due istanze in gioco, ossia: i) il bisogno di preservare gli incentivi ad innovare e dare in licenza; ii) l'esigenza di assicurare che diritti tecnologici invalidi siano rimossi come barriera all'innovazione e all'attività economica. L'obiettivo finale della Commissione consiste nell'incentivare le piccole e medie imprese innovatrici a dare in licenza la loro tecnologia su base esclusiva, senza creare una situazione di dipendenza verso i loro licenziatari. Di converso, sembra che la Commissione si aspetti che i titolari di una licenza non esclusiva si sentiranno più in grado di contestare i diritti di proprietà 23 Public Consultation on Proposed Technology Transfer Package, Microsoft Response, 17 Maggio 2013, licensee challenges the validity of the licensed intellectual property, it strikes at the very subject matter of the agreement and potentially depriving the licensor of the right to respond by terminating the license has serious consequences for both existing and future license agreements». 24 Public Consultation on Proposed Technology Transfer Package, France Telecom-Orange Response, f 25 Public Consultation on Proposed Technology Transfer Package, Shell Response, consultabile al federalismi.it n. 3/2015 industriale, con la conseguente rimozione di quei diritti tecnologici invalidi che vengono da sempre percepiti come un ostacolo all'innovazione e alla concorrenza nel mercato26. 3.4. Licenze software coperte da copyright
Il regolamento n. 316/2014 non si applica alle licenze dirette per software, cioè quelle in cui il
proprietario del copyright del software lo attribuisce in licenza ad un utente o ad un rivenditore per copiarlo e rivenderlo in modo non modificato. Tale esclusione dipende dalla circostanza che la nozione legislativa di «accordo di trasferimento tecnologico» richiede che la tecnologia sia data in licenza per la produzione di prodotti contrattuali distinti, mentre la licenza diretta di software è più simile ad un accordo di distribuzione27. La Commissione ritiene che detta tipologia di accordi di licenza rientri nella sfera di applicazione del Regolamento di esenzione delle intese verticali28 e delle Linee guida29. Le vecchie linee guida consideravano invece tali licenze del copyright «di natura simile agli accordi di trasferimento tecnologico». Questa espressione implicava, in pratica, che i principi del regolamento e le Linee Guida potevano essere applicate per analogia alle licenze dei software. Il nuovo regolamento lascia cadere questa affinità in favore di una distinzione più marcata tra licenze di software che sono, e non sono, coperte dal regolamento. 4. Le Linee guida
Le linee guida danno seguito ai cambiamenti introdotti nel regolamento di esenzione, ma contengono anche alcune disposizioni nuove in relazione agli accordi transattivi (c.d. «settlement agreements») e ai pool tecnologici. 4.1. Settlement agreements
Con riferimento alla rilevanza concorrenziale dei settlement agreements, l'orientamento della
Commissione emergente dalle linee guida pare chiaro: un accordo transattivo in cui l'utilizzatore di diritti tecnologici coperti da brevetto, in cambio di un trasferimento di valore o di analoga 26 Tale auspicio è espresso dalla Commissione nelle Linee guida sull'applicazione dell'articolo 101 TFUE agli accordi di trasferimento di tecnologia, all'ultimo periodo del paragrafo 235. Sul punto v. anche Corte di Giustizia UE, 25 febbraio 1986, caso C-193/83, Windsurfing v. Commission, par. 92, in Racc., 1986, 00611. 27 V. considerando 7 e art. 1, par. 1, lett. b-vii, Reg. n. 316/2014. 28 Cfr. Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate. 29 Vd. Comunicazione della Commissione, Orientamenti sulle restrizioni verticali. federalismi.it n. 3/2015 contropartita da parte del titolare dei diritti tecnologici, accetta termini di licenza più restrittivi di quelli che avrebbe accettato sulla sola base della rilevanza della tecnologia del licenziante, potrebbe infrangere l'art. 101 c. 1 TFUE30. Le Linee guida, tuttavia, non negano l'importanza di questo strumento contrattuale. Al contrario, la Commissione è esplicita nel riconoscere l'utilità dei settlement agreements ai fini della risoluzione di controversie spesso lunghe, costose e dall'esito incerto. Gli esiti positivi discendenti da tali accordi si manifestano sia a favore delle parti che a vantaggio dei Tribunali, la cui azione è spesso resa inefficace dalla gravosità del carico di ricorsi pendenti. Il naturale contenuto di un settlement agreement è, nella maggior parte dei casi, la concessione di licenze reciproche tra le parti in causa, aventi ad oggetto i diritti tecnologici oggetto di un precedente contenzioso. Tale esito non presenta implicazioni anticoncorrenziali, ma anzi può determinare un incremento di efficienza, posto che consente alle parti dell'accordo di eliminare l'incertezza connessa a possibili interferenze tra brevetti. Sebbene in linea generale, gli accordi transattivi finalizzati al cross licensing non incorrano generalmente nel divieto previsto dall'art. 101, par. 1, TFUE, all'interno dei settlement agreements possono tuttavia comparire previsioni anticoncorrenziali che richiedono uno scrutinio case by case, soprattutto quando le parti operano nei medesimi mercati31. Una valutazione attenta dei settlement agreements, ad esempio, verrà svolta ove l'accordo transattivo sia preordinato a concedere in licenza i diritti tecnologici oggetto del contenzioso, ponendo però a carico del licenziatario vincoli temporali o di altro tipo idonei a ritardare o limitare il diritto di quest'ultimo ad immettere in commercio il prodotto contrattuale. In tal caso, la circostanza che le 30 Sugli accordi transattivi, vd. par. 234 s. delle Linee Guida. Il descritto orientamento pare trovare conferma anche nella recente decisione adottata dalla Commissione sul caso Perindopril (n. 39612 del 9 luglio 2014) . Nella vicenda in esame, Servier, nota azienda farmaceutica francese, ha abusato della sua posizione dominante nel mercato del «Perindopril» (farmaco finalizzato al trattamento dell'alta pressione sanguigna) attraverso l'implementazione di una strategia finalizzata a ritardare l'ingresso dei genericisti nel mercato a seguito della scadenza del relativo brevetto. La Commissione ha altresì ritenuto che le pratiche scrutinate potessero essere considerate come intese vietate dall'art. 101 TFUE. Parte della strategia di Servier, infatti, è consistita nella stipula di accordi transattivi che prevedevano trasferimenti di denaro a favore dei potenziali genericisti, in cambio dell'impegno di questi ultimi ad astenersi dall'ingresso nel mercato e a non contestare la validità dei titoli brevettuali per l'intera durata dell'accordo. Accanto alle condotte riconducibili alla fattispecie del «pay for delay», è stata accertata anche la stipula di un settlement agreement tra Servier ed un genericista basato non su un trasferimento di denaro, bensì sul rilascio di alcune licenze ai fini di una ripartizione del mercato. Le licenze avrebbero riguardato 7 mercati nazionali, e in cambio l'azienda genericista (di cui non viene menzionato il nome) avrebbe sacrificato a favore di Servier tutti gli altri mercati all'interno dell'Unione. 31 Cfr. H. J. HOVENKAMP - M. D. JANIS - M. A. LEMLEY, Anticompetitive Settlement of Intellectual Property Disputes, Minnesota federalismi.it n. 3/2015 parti in causa siano concorrenti attuali o potenziali e la sussistenza di un trasferimento di valore dal licenziante al licenziatario rende il settlement agreement simile ad un intesa anticoncorrenziale preordinata a mantenere il livello di concentrazione del mercato, rallentando l'ingresso di concorrenti. Un'ulteriore ipotesi in cui un accordo transattivo sarà sottoposto ad un attento scrutinio da parte della Commissione è quella in cui due aziende si concedono licenze reciproche accompagnate da divieti di licenza delle tecnologie a favore di terzi. Ove tale accordo di cross licensing sia concluso tra aziende dotate di un significativo grado di potere di mercato, è probabile che la clausola che prevede il divieto di licenza a terzi costituisca una barriera all'ingresso e che quindi sia valutata negativamente dalle autorità di concorrenza, soprattutto ove le parti dell'accordo fissino il pagamento di royalties reciproche con un impatto significativo sui prezzi. Con riferimento, infine, agli accordi transattivi che prevedono il cross licensing anche per gli sviluppi futuri del prodotto contrattuale, si rimanda a quanto osservato supra, nel paragrafo dedicato alle grant-back obligations. L'attenzione mostrata dalla Commissione verso gli accordi transattivi non è sorprendente, in considerazione delle recenti decisioni adottate contro un certo numero di originator e genericisti in ambito farmaceutico in relazione alle condotte di «pay-for-delay» e «reverse payment patent settlement agreements» 32. 32 Nel caso «Fentanyl» (Commissione UE, caso n. 39685, dicembre 2013), la Commissione ha sanzionato un cartello concluso tra Johnson & Johnson e Novartis con una multa di 16 milioni di euro. Le due aziende farmaceutiche avevano concluso un accordo finalizzato a ritardare l'ingresso sul mercato di una versione generica dell'antidolorifico denominato «Fentanyl» a seguito della scadenza del brevetto detenuto da Johnson & Johnson. La vicenda aveva avuto inizio nel 2005, quando una filiale olandese di Novartis si stava preparando a vendere la propria versione generica del «Fentanyl», a seguito della scadenza del brevetto dell'originator in Olanda. A quel punto le aziende conclusero un accordo: Novartis si sarebbe astenuta dall'ingresso nel mercato olandese in cambio di un trasferimento di valore da parte di Johnson & Johnson. Lo scopo dell'accordo consisteva «nell'escludere la versione generica del «Fentanyl» dal mercato, al fine di mantenere elevati i prezzi». Pertanto, nel luglio del 2005, invece di iniziare la vendita del farmaco generico, Novartis stipulò un «accordo di cooperazione» con Johnson & Johnson, che forniva all'azienda svizzera forti incentivi a non entrare nel mercato. Nel caso «Lundbeck» (Commissione UE, caso n. 39226, giugno 20), la Commissione ha imposto una multa pari a 145 milioni di euro all'azienda danese Lundbeck e ad altre aziende farmaceutiche per aver ritardato, tramite vari settlement agreements, l'ingresso sul mercato della versione generica del farmaco antidepressivo denominato «Citalopram». In particolare, a seguito della scadenza del brevetto detenuto da Lundbeck, quando i potenziali concorrenti erano prossimi all'ingresso nel mercato, l'originator ha stipulato con questi ultimi un accordo ai sensi del quale i genericisti si sarebbero astenuti dalla commercializzazione dei propri prodotti dietro il pagamento da parte di Lundbeck di un corrispettivo equivalente ai profitti che avrebbero conseguito entrando sul mercato. Per una breve descrizione dei profili relativi all'anticoncorrenzialità dei settlement agreements nel caso «Perindopril», vd. supra, nota 30. Sul tema degli accordi transattivi nel settore farmaceutico, v. H. STAKHEYEVA, Competition Law v Patent Settlement Agreements in Pharmaceutical Sector, in Global Competition Law Review, 3, 2014. federalismi.it n. 3/2015 4.2. Pool tecnologici
Nell'ambito del sempre più diffuso fenomeno dell'aggregazione dei brevetti, un ruolo di primo
piano è stato assunto dai c.d. patent pool. L'uso di tale strumento giuridico può determinare la produzione di effetti sulla concorrenza tra le imprese, e per tale ragione le Linee Guida dettano alcune disposizioni per la valutazione dei pool tecnologici33. Occorre innanzitutto definire con precisione cosa si intende con l'espressione "aggregazione di brevetti". A tal fine, è possibile utilizzare l'ampia nozione offerta dall' Economic and Scientific Advisory Board (ESAB) dell'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO), secondo cui detto fenomeno descrive "qualsiasi attività in cui i brevetti inizialmente ottenuti da soggetti differenti sono poi condotti sotto il controllo di un'unica entità. Il controllo consiste essenzialmente nel diritto di decidere chi può accedere ai brevetti e a quali condizioni"34. Le entità che nascono dall'aggregazione dei brevetti possono assumere la forma di pool tecnologici, practising entities e non-practising entities. I pool tecnologici sono definiti dalle Linee guida che accompagnano il nuovo regolamento di esenzione come «accordi mediante i quali due o più parti costituiscono un pacchetto di tecnologie che viene concesso in licenza non solo a coloro che partecipano al pool, ma anche a terzi»35. Occorre innanzitutto premettere che il regolamento n. 316/2014 non si applica né agli accordi preordinati alla costituzione dei pool tecnologici, né agli accordi di licenza conclusi tra un pool e soggetti terzi. L'accordo di costituzione del pool, infatti, non ha ad oggetto la realizzazione di prodotti sulla base dei diritti tecnologici sotto licenza, mentre gli accordi di licenza conclusi tra un pool e soggetti terzi integrano accordi multilaterali. Con l'assenza dei requisiti della bilateralità del negozio e della strumentalità rispetto alla produzione dei c.d. «prodotti contrattuali»36, mancano due caratteristiche essenziali degli accordi di trasferimento tecnologico, prescritte dall'art. 1, lett. «c» del regolamento di esenzione. Sebbene il regolamento n. 316/2014 non trovi applicazione nei confronti dei pool tecnologici, le linee guida offrono delucidazioni sulla posizione della Commissione europea rispetto alla 33 Sui profili di diritto della concorrenza dei contratti di patent pooling, v. G. COLANGELO, Mercato e cooperazione tecnologica. I contratti di patent pooling, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 177-126 34 Cfr. EPO - Economic and Scientific Advisory Board, "Patent aggregation and its impact on competition and innovation /esab_patent_aggregation_statement_2015_en.pdf 35 Sui pool tecnologici, vd. par. 244 s. delle Linee Guida. 36 Per la nozione di «accordo di trasferimento di tecnologia» e di «prodotti contrattuali», vd. supra, nota 6. federalismi.it n. 3/2015 rilevanza concorrenziale di una prassi, quella dell'aggregazione di tecnologie, sempre più diffusa nel mondo hi-tech. Il fenomeno dell'aggregazione delle tecnologia è emerso negli Stati Uniti intorno alla metà del XIX secolo come l'effetto di un accordo tra due o più aziende preordinato allo scambio delle licenze brevettuali relative ad una particolare tecnologia. In tal modo i membri del pool cercavano di sfuggire alle rivendicazioni di violazione di brevetto, fonti di giudizi lunghi e costosi. Uno dei primi esempi di pool tecnologici risale al 1856, quando i produttori di cucitrici Grover, Baker, Singer, and Wheeler & Wilson, in contenzioso per presunte violazioni dei rispettivi brevetti, conclusero un accordo transattivo con il quale misero in comune i loro diritti tecnologici afferenti la produzione delle macchine per cucire. Un altro caso storico di patent pooling si verificò nel 1917 nell'industria degli aeroplani, quando le aziende titolari dei brevetti essenziali per la costruzione dei velivoli (la Wright dei fratelli Wright e la Curtiss) si erano reciprocamente citate in giudizio per la presunta violazione dei rispettivi brevetti. Detto contenzioso aveva condotto alla paralisi della produzione in una fase in cui gli Stati Uniti si preparavano all'ingresso nella prima guerra mondiale e la domanda di aerei era molto elevata. La situazione fu risolta grazie all'intervento del governo americano, che su indicazione di un comitato presieduto da Franklin D. Roosevelt, allora Vice-segretario della Marina, fece pressioni sulle due aziende affinchè dessero vita ad un pool di brevetti37. Negli ultimi anni, la tendenza all'aggregazione dei brevetti con finalità difensive da parte delle grandi aziende tecnologiche ha subito un notevole aumento per effetto dell'emersione di aggregatori di brevetti caratterizzati da scopi esclusivamente offensivi (le c.d. assertive «non practising entities», o «NPEs»)38. Questi ultimi sono soggetti che non producono beni o servizi, e la cui unica attività consiste nell'acquisto di brevetti al fine di farli valere in giudizio nei confronti delle aziende che utilizzano la tecnologia contemplata dal titolo (che in tale contesto vengono qualificate come «practising entities»). Lo scopo finale delle assertive NPEs, anche note come «patent 37 Per un approfondimento delle origini storiche degli aggregatori di diritti tecnologici e degli effetti su innovazione e concorrenza, cfr. R. LAMPE - P. MOSER, Do Patent Pools Encourage Innovation? Evidence from the 19th-Century Industry, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1308997. In tale contributo, in particolare, gli autori evidenziano come a fronte di una riduzione del contenzioso e delle royalties per la concessione in licenza della tecnologia oggetto dei brevetti, i pool tecnologici costituirebbero un disincentivo all'innovazione sia per i membri del pool che per le aziende ad essi estranei. V. anche R. D. KATZNELSON - J. HOWELLS, The Myth of the Early Aviation Patent Hold-Up – How a U.S. Government Monopsony Commandeered Pioneer Airplane Patents, 14 settembre 2013, disponibile s 38 Per un'attenta analisi del fenomeno dell'emersione degli intermediari nella gestione dei brevetti, parallela alla graduale creazione di un mercato dei brevetti, v. A. W. WANG, Rise of the Patent Intermediaries, in 25 Berkeley Tech. L.J. 159, 165–82 (2010). federalismi.it n. 3/2015 trolls»39, consiste nella monetizzazione dei brevetti, ossia la concessione in licenza dei diritti di utilizzo del titolo in cambio del pagamento delle royalties. La strategia seguita da tali soggetti si è rivelata particolarmente efficace in quanto, a differenza delle grandi aziende nei confronti delle quali promuovono le azioni legali, essi non producono beni nè prestano servizi coperti da brevetti e, dunque, fanno un uso esclusivamente negoziale dei diritti tecnologici di cui dispongono. Non facendo uso di brevetti a scopo produttivo, i patent trolls non sono esposti alle ingiunzioni promuovibili da altre aziende titolari di brevetti, né ovviamente sono interessati ad accordi di cross-licensing, in quanto non hanno interesse ad ottenere la licenza d'uso di diritti tecnologici. A partire dalla fine degli anni 2000, l'universo dell'aggregazione dei brevetti si è arricchito di un'ulteriore categoria di soggetti, ossia gli «aggregatori difensivi» (c.d.«defensive NPEs»). Molte grandi aziende attive nei mercati tecnologici hanno infatti iniziato a servirsi di soggetti terzi per l'attuazione di strategie di aggregazione difensiva. Detti soggetti raccolgono diritti tecnologici per conto delle grandi società attive nella produzione al fine di concederli in licenza alle stesse dietro il pagamento di un corrispettivo periodico. Così facendo, le aziende clienti degli aggregatori difensivi si assicurano una maggiore libertà di azione rispetto alle strategie aggressive portate avanti dagli aggregatori offensivi e possono concentrarsi sulla gestione del prodotto e sugli altri aspetti commerciali40. Le defensive NPEs, peraltro, offrono alle grandi aziende committenti anche la possibilità di attuare una strategia aggressiva di monetizzazione finalizzata a concedere in licenza i propri brevetti a terzi tramite la proposizione di azioni volte a far valere le violazioni dei brevetti. In cambio, le NPEs percepiscono una percentuale sulle royalties. Detto fenomeno, meglio noto come «privateering», consente alle aziende tecnologiche più note di perseguire l'enforcement dei propri titoli brevettuali tramite soggetti terzi, senza esporsi al rischio di costose ritorsioni giudiziarie e alle conseguenze del possibile danno reputazionale41. 39 «A patent troll, also called a non practicing entity (NPE), is a person or company who enforces patent rights against accused infringers in an attempt to collect licensing fees, but does not manufacture products or supply services based upon the patents in question, thus engaging in economic rent-seeking». T. A. HEMPHILL, The Paradox of Patent Assertion Entities, 12 agosto 2013, disponibile su http://www.aei.org/publication/the-paradox-of-patent-assertion-entities/. 40 Cfr. J. R. ORR, Patent Aggregation: Models, Harms, and the Limited Role of Antitrust, 2013, disponibile su V. anche D. MASTRELIA, Standard, patent pool e gruppi d'acquisto di brevetti. Verso un nuovo modello di trasferimento di tecnologia nel settore hi-tech, in Il diritto Industriale n. 6/2013, IPSOA. 41 Per uno studio approfondito del modello di business basato sul «privateering», v. C. CHIEN, From Arms Race to Marketplace: The Complex Patent Ecosystem and Its Implications for the Patent System, in 62 Hastings L.J. 297, 308–10 (2010). federalismi.it n. 3/2015 Nell'ottica di garantire l'applicabilità delle Linee guida anche all'attività svolta dalle NPEs per conto di terzi, la Commissione europea, al paragrafo 244 delle stesse, ha chiarito che «i pool tecnologici possono assumere la forma di semplici accordi tra un numero limitato di parti o di complessi accordi organizzativi mediante i quali l'organizzazione della concessione di licenze delle tecnologie messe in comune viene affidata a un organismo indipendente. In entrambi i casi, il pool può consentire ai licenziatari di operare sul mercato sulla base di una licenza unica». 4.2.1. L'aggregazione dei brevetti e la concorrenza
Nel corso degli anni il fenomeno del patent aggregation ha manifestato sia effetti pro-concorrenziali
che ricadute negative sul funzionamento dei mercati42. Tra gli effetti positivi, in particolare, va menzionato che «la creazione di un pool permette la concessione di licenze attraverso uno «sportello unico» per le tecnologie che ne fanno parte»43, consentendo di ridurre i costi di transazione e l'ammontare delle royalties pagate dai licenziatari e di creare una dinamica competitiva tra tecnologie sostituibili. Detti benefici si manifestano con maggiore intensità in quei settori ad elevato tasso di innovazione, in cui le aziende produttrici hanno la necessità di acquisire numerosissimi titoli brevettuali per realizzare un prodotto (anche diverse centinaia di migliaia, come accade per la fabbricazione degli smartphone e delle tecnologie ivi incorporate). È evidente come, in tali aree merceologiche, l'esistenza di aggregatori di diritti tecnologici tra loro complementari sottrae i produttori al gravoso onere di negoziare le licenze con tante controparti diverse, rendendo possibile un notevole risparmio di tempo e denaro44. Accanto ai descritti esiti positivi, non può negarsi la presenza di potenziali implicazioni negative in chiave antitrust discendenti dall'esistenza di un pool tecnologico 45 . A tal fine, occorre distinguere tra le relazioni interne al pool e i rapporti intercorrenti tra il pool e i licenziatari. 42 Sulle implicazioni antitrust del fenomeno dell'aggregazione dei brevetti, si veda il recente studio predisposto dalla European Competitiveness and Sustainable Industrial Policy Consortium (ECSIP) per conto della Commissione europea, DG Enterprise and Industry, intitolato «Patents and Standards - A modern framework for IPR-based standardization», 25 marzo 2014, pp. 54 e 169. Sul tema, v. anche G. CAGGIANO - G. MUSCOLO - M. TAVASSI (a cura di), Competition Law and Intellectual Property - A European Perspective, Wolters Kluwer, 2012. 43 Cfr. par. 245 delle Linee Guida. 44 Il Department of Justice americano è giunto a queste conclusioni prima della Commissione europea, pubblicando nell'aprile 1995 le «Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property» (consultabili all'indirizz Sul punto, cfr. R. J GILBERT, Antitrust for Patent Pools: a Century of Policy Evolution, in Stanford Technology Law Review, 3/2004. 45 Sugli effetti anticoncorrenziali dei patent pools, v. N. GALLINI, Private Agreements for Coordinating Patent Rights: The Case of Patent Pools, in IEL Paper in Comparative Analysis of Institutions, Economics and Law n. 5, 2011. federalismi.it n. 3/2015 4.2.2. Relazioni interne al pool
Con riferimento al primo profilo, criticità concorrenziali possono manifestarsi, innanzitutto,
laddove un pool riunisca tecnologie tra loro sostituibili.46 In tale circostanza, è probabile che le royalties sopportate dai licenziatari saranno più elevate rispetto all'ipotesi in cui il pool tecnologico non venga costituito, in quanto verrà meno la concorrenza tra i titolari dei brevetti. Di fatto, il pool si risolverà in un cartello finalizzato alla fissazione delle royalties da pagare per la fruizione di tecnologie sostituibili, che avrà la conseguenza di disincentivare la spinta all'innovazione. Può anche accadere che il pool includa brevetti tra loro complementari e non sostituibili, ma che solo alcuni siano essenziali per la realizzazione del prodotto coperto dalle tecnologie condivise o per il rispetto di uno standard. Siffatta eventualità configura un'ipotesi di bundling (tra brevetti essenziali e non) in grado di produrre due effetti: i) precludere l'accesso al mercato ai titolari di nuove tecnologie, visto che i licenziatari, una volta pagate le royalties per l'uso della tecnologia, non saranno contendibili per un certo periodo di ii) obbligare i licenziatari del pool a pagare anche per l'uso di brevetti non essenziali, non necessari per definizione. Sono proprio i brevetti non essenziali a beneficiare della strategia di bundling47. Un ulteriore aspetto da considerare nell'analisi antitrust dei pool tecnologici è rappresentato dal livello di concorrenzialità del mercato di riferimento: in presenza di un ridotto numero di operatori, la creazione di un aggregatore di brevetti potrebbe essere strumentale alla collusione. In ogni caso, sembra potersi affermare che un approccio case by case alla valutazione degli effetti prodotti sulla concorrenza dall'aggregazione dei brevetti costituisca la miglior via per non vanificare i benefici per l'innovazione. Ai fini della valutazione, occorre verificare come vengono creati i portafogli di brevetti, come gli aggregatori predispongono i termini di licenza e se essi creano o usano potere di mercato per imporre restrizioni e ridurre la concorrenza. 46 Sul punto, cfr. M. STROJWAS - J. TIROLE - J. LERNER, Cooperative Marketing Agreements Between Competitors: Evidence from Patent Pools, in Harvard NOM Working Paper No. 03-25, consultabile su http://ssrn.com/abstract=399260 orV. anche N. HAMANAKA, Distinction between Complementary and Substitute Patents as a Matter of Competition Law - Observations from Comparative Perspective, http://ssrn.com/abstract=2236097. 47 Cfr. P. W. GOTER, Princo, Patent Pools, and the Risk of Foreclosure: A Framework for Assessing Misuse, in Iowa Law Review, Vol. 96, No. 699, 2011. federalismi.it n. 3/2015 Un rimedio strumentale alla limitazione delle pratiche abusive consiste nel migliorare la trasparenza sulla proprietà dei brevetti. Gli utilizzatori dei titoli dovrebbero conoscere in anticipo l'identità dei titolari dei brevetti e la storia delle transazioni che hanno avuto ad oggetto gli stessi. Per far fronte alle sfide poste dal fenomeno del patent aggregating, nell'ottica di prevenire l'insorgere di violazioni della disciplina antitrust, la Commissione europea considera positivamente il coinvolgimento di esperti indipendenti nella creazione e nel funzionamento dei pool. La presenza dell'esperto può rivelarsi decisiva, infatti, nella gestione delle problematiche legate alla validità dei brevetti, al giudizio di essenzialità e alla predisposizione di strumenti volti a evitare lo scambio di informazioni tra i creatori del pool48. 4.2.4. Rapporti intercorrenti tra il pool e i licenziatari
La disciplina della concorrenza può influire sulle relazioni tra il pool tecnologico e i licenziatari
sotto un profilo ben diverso rispetto a quello che emerge nei rapporti interni al pool.
Come si è visto, le dinamiche che conducono alla creazione e al funzionamento di un pool coinvolgono operatori (ad es. università, piccole imprese, ma anche imprese di grandi dimensioni) che hanno interesse a raggiungere un accordo reciproco per l'istituzione di un aggregatore di brevetti che semplifichi i rapporti con gli utilizzatori e renda i propri brevetti più appetibili sul mercato. In tale contesto, i profili antitrust che vengono in rilievo nello scrutinio della dialettica tra i proprietari di tecnologia ruotano intorno all'art. 101 TFUE e alla categoria delle intese. Al contrario, la relazione intercorrente tra un pool tecnologico e gli aspiranti utilizzatori delle tecnologie aggregate si caratterizza per un evidente squilibrio tra le parti. Mentre il pool è dotato di un potere di mercato significativo derivante dal cumulo dei brevetti (che tuttavia non si traduce automaticamente in una posizione dominante, considerata la possibile esistenza di tecnologie diverse ma sostituibili al di fuori del pool)49, dall'altra parte il potenziale licenziatario, sprovvisto di tutela brevettuale in relazione alla tecnologia che vuole chiedere in licenza, si trova esposto alla possibilità che il pool abusi della propria posizione. È verosimile che in un settore tecnologico caratterizzato dall'esistenza di uno standard, il titolare di diritti tecnologici acquisti una posizione dominante in senso tecnico ove disponga di uno 48 Cfr. par. 256-259 delle Linee Guida. 49 Secondo Parchomovsky e Wagner, la dimensione e la varietà di un aggregatore di brevetti renderebbero quest'ultimo più forte della somma delle sue parti. Cfr. G. PARCHOMOVSKY - R. P. WAGNER, Patent Portfolios, in 154 U. PA. L. Rev. 1, 7 (2005). federalismi.it n. 3/2015 standard essential patent (SEP), ossia di un titolo brevettuale essenziale ai fini del rispetto dello Sul punto, occorre precisare che l'inserimento di un SEP in un pool tecnologico non fa altro che conferire a quest'ultimo il potere di mercato che caratterizzerebbe il titolo brevettuale a prescindere dalla sua confluenza nell'aggregatore. Per comprendere l'impatto di un SEP sul mercato, basti ricordare che senza l'utilizzo delle tecnologie da esso coperte è impossibile realizzare prodotti la cui realizzazione è disciplinata da standard tecnologici (si pensi, ad esempio, ai telefonini o tablets che per essere competitivi devono inglobare numerose tecnologie standardizzate, la conformità alle quali richiede la disponibilità di migliaia di SEP)52. Chiarito che l'attività di licensing-out svolta da un pool provvisto di potere di mercato viene scrutinata sotto il profilo antitrust come una condotta unilaterale, occorre rilevare come la stessa potrebbe assumere rilevanza ai sensi dell'art. 102 TFUE ove contempli royalties o termini eccessivamente onerosi, condizioni discriminatorie o laddove abbia carattere esclusivo. Al fine di arginare il rischio di abusi da parte dei titolari di SEP, ossia di quei soggetti la cui dominanza appare difficilmente dubitabile, la Commissione europea ha evidenziato quanto sia importante che questi ultimi si impegnino a rilasciare licenze d'uso del brevetto a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (Fair, reasonable and non discriminatory, c.d. condizioni «FRAND»): 50 L'ISO (International Organization for Standardization) e l'ETSI (European Telecommunications Standard Institute), ossia due tra le più autorevoli organizzazioni di definizione degli standard (standard bodies), definiscono questi ultimi come segue: «a document, established by consensus and approved by a recognized body, that provides, for common and repeated use, rules, guidelines or characteristics for activities or their results, aimed at the achievement of the optimum degree of order in a given context» (vd. http://www.etsi.org/standards/what-are- standards). Accanto agli standard de jure, approvati da un organo di normazione riconosciuto per l'applicazione della stessa in maniera ripetuta o continuativa, esistono gli standard de facto, ossia quelle specifiche tecniche sviluppate da una o più aziende e che nel tempo acquisiscono importanza generale grazie alla loro condizione di diffusione nel mercato. Il rispetto degli standard implica l'utilizzo dei brevetti posti a copertura delle tecnologie ivi confluite. Gli standard bodies più autorevoli impongono ai titolari dei brevetti utilizzati per la definizione degli standard l'onere di impegnarsi a concederne la licenza d'uso nel rispetti di termini «FRAND» («fair, reasonable and non discriminatory»). Come esempi noti di tecnologie standardizzate, si ricordano le seguenti: GSM™, 3G, 4G, DECT™, Smart cards, Wireless, Wifi, Mpeg, DVD. Ogni anno vengono pubblicati dagli standard bodies migliaia di standard. Sul tema, può risultare utile la lettura di M. CARRIER, A Roadmap to the Smartphone Patent Wars and FRAND Licensing, in CPI Antitrust Chronicle, Vol. 2, April 2012, consultabile su SSRN: http://ssrn.com/abstract=2050743. 51 Necessita tuttavia osservare come la titolarità di uno standard essential patent (SEP) non sia un requisito sufficiente a dimostrare l'esistenza di una posizione dominante in capo al proprietario del brevetto. A tal riguardo la Commissione ha specificato che «two factors are of particular importance for this assesment: first, the indispensability of the GPRS standard on which Motorola's Cudak GPRS SEP reads for manufacturers of standard- compliant products, and, second, the industry lock-in to that standard» (Commissione UE, Motorola - Enforcement of GPRS standard essential patents, 39985, 29 aprile 2014, par. 226). 52 Sui profili antitrust connessi al processo di standardizzazione v. V. MELI, Standard, standardizzazione e applicazione dell'art. 102 TFUE ai conflitti su licenze relative a diritti di proprietà intellettuale, in V. DI CATALDO - V. MELI – R. PENNISI (a cura di), Impresa e Mercato. Studi dedicati a Mario Libertini, Milano, 2015, pp. 1073-1102 federalismi.it n. 3/2015 «gli impegni FRAND servono ad assicurare che la tecnologia brevettata oggetto di DPI essenziali integrata in una norma (ossia uno standard) sia accessibile agli utilizzatori di quella norma a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. In particolare, questi impegni possono evitare che i titolari di DPI ostacolino l'attuazione di una norma rifiutando di concedere licenze o applicando canoni non equi o non ragionevoli (in altre parole eccessivi) dopo che il settore è stato vincolato alla norma e/o applicando royalties discriminatorie» 53. A tali disposizioni hanno dato seguito anche le organizzazioni che definiscono gli standard, che al fine di favorire l'accessibilità degli standard da parte degli utilizzatori, impongono ai titolari di SEP di impegnarsi a concedere questi ultimi in licenza nel rispetto di termini FRAND54. Nel mese di aprile 2014, la Commissione ha avuto modo di valutare due casi («Motorola» e «Samsung») in cui soggetti titolari di SEP hanno rifiutato di concedere in licenza i rispettivi brevetti. Si tratta di ipotesi in cui i brevetti non erano stati fatti confluire in pool tecnologici da parte dei titolari, o per l'assenza degli stessi o per libera scelta, ma la cui logica potrebbe essere estesa a futuri casi relativi a pool contenenti SEP55. Nel caso «Motorola», la Commissione ha ritenuto che la strategia giudiziaria attuata da Motorola nei confronti di Apple dinanzi ad alcuni tribunali tedeschi al fine di inibire l'uso illegittimo di una tecnologia coperta da SEP costituisse un abuso di posizione dominante. A tale conclusione la Commissione perveniva anche in considerazione del precedente impegno assunto da Motorola con l'ETSI a dare in licenza il SEP in esame a condizioni FRAND, impegno poi disatteso56. 53 Cfr. Commissione europea, Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale, par. 287, 2011/C 11/01. Per un maggior approfondimento sul tema dei termini FRAND, v. M. MAUGERI, F/rand commitments e disciplina del contratto, in V. DI CATALDO - V. MELI – R. PENNISI (a cura di), Impresa e Mercato, cit., pp. 1073- 1102; H. J. HOVENKAMP, Competition in Information Technologies: Standards-Essential Patents, Non-Practicing Entities and FRAND Bidding, in U Iowa Legal Studies Research Paper No. 12-32, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2154203. 54 Ove un SEP non sia disponibile a termini FRAND, la predisposizione degli standard deve essere sospesa e deve essere cercata una tecnologia alternativa. Vd. ETSI IPR Policy, Clauses 6.3 and 8. 55 Sulle questioni inerenti gli standard essential patents e l'impegno a concederli in licenza a condizioni FRAND, v. M. DOLMANS, IP, Standard Setting and Injunctions, 122nd meeting of the OECD Competition Committee on 17-18 December 2014. In relazione alla stessa audizione tenutasi presso il Comitato concorrenza dell'OCSE, v. anche N. PIRES DE CARVALHO, Standard, Patents Rights and Competition, A. DORE, Private Property in the Public Interest: the interplay of patents and standards. Tutti i contributi sono disponibili standard-setting.htm. 56 Cfr. Commissione UE, Motorola - Enforcement of GPRS standard essential patents, 39985, 29 aprile 2014. Il SEP in esame afferiva allo standard GPRS approvato dall'ETSI, rientrante a sua volta nello standard GSM, ossia uno standard il cui rispetto è indispensabile per i produttori di smartphone in considerazione della sua larghissima diffusione. Quando questo standard è stato adottato in Europa, Motorola ha dichiarato alcuni dei suoi brevetti essenziali ai fini del rispetto dello standard, impegnandosi con l'ETSI a concedere i SEP in licenza a condizioni FRAND. La Commissione, nel ritenere abusiva la strategia giudiziaria seguita da Motorola, ha tenuto conto dell'impegno in precedenza assunto dall'azienda federalismi.it n. 3/2015 Il caso «Samsung» (Commissione UE, Samsung – Enforcement of UMTS Standard Essential Patents, 39939, 29 aprile 2014), si presenta del tutto analogo al caso «Motorola», tanto che le due istruttorie sono state condotte in parallelo dalla Commissione europea e le due decisioni sono state pubblicate lo stesso giorno. La Commissione, tuttavia, ha chiuso questo procedimento accettando gli impegni presentati da Samsung, senza pertanto accertare l'illecito antitrust57. Sulle implicazioni antitrust discendenti dall'obbligo per il titolare di SEP di concedere il brevetto a termini FRAND, in aggiunta ai menzionati casi Samsung e Motorola, molto favorevoli agli utilizzatori di tecnologia non titolari di brevetto, occorre altresì ricordare l'importanza della decisione adottata in precedenza dalla Corte federale tedesca (Bundesgerichtshof) sul caso Orange- Book-Standard 58. In tale circostanza, il giudice aveva scelto un approccio più favorevole ai titolari dei SEP, chiarendo che l'utilizzatore della tecnologia, al fine di veder riconosciuto il proprio diritto ad ottenere una licenza di brevetto a termini FRAND, dovrebbe soddisfare due condizioni: i) presentare un'offerta vincolante per la conclusione di un accordo di licenza; ii) soddisfare in anticipo gli obblighi derivanti dall'accordo di licenza rispetto al quale hanno presentato l'offerta59. In seguito, il 21 marzo 2013, in considerazione dei differenti approcci seguiti dalla Commissione e dalla giurisprudenza tedesca, la Corte distrettuale di Dusseldorf, investita del contenzioso americana e della circostanza che Apple si era detta disponibile ad acquistare la licenza sui SEP alle condizioni FRAND stabilite dai giudici tedeschi (non essendo stato raggiunto un accordo tra le parti su tale aspetto). Tuttavia, in considerazione dell'avvenuta cessazione della condotta, dell'assenza di precedenti decisioni della Commissione e dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti in Europa sulla questione in esame, il caso è stato chiuso con l'accertamento dell'illecito ma senza l'imposizione di una multa. 57 Cfr. Commissione UE, Samsung – Enforcement of UMTS Standard Essential Patents, 39939, 29 aprile 2014. Nella vicenda in esame, Samsung si era impegnata, nel dicembre 1998, a concedere licenze per i suoi SEP inerenti lo standard UMTS («Sistema mobile universale di telecomunicazioni», evoluzione dello standard GSM) a condizioni FRAND. Tuttavia, dall'aprile 2011, l'azienda coreana ha iniziato a proporre azioni inibitorie cautelari e permanenti contro Apple presso tribunali situati in Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito, sulla base della presunta violazione dei suoi SEP, nonostante Apple si fosse detta disponibile a concludere un accordo di licenza a condizioni FRAND. Samsung ha mantenuto le sue azioni inibitorie fino al dicembre 2012, quando ne ha annunciato unilateralmente il ritiro. La Commissione ha chiuso il procedimento accettando gli impegni presentati da Samsung. L'azienda coreana si è impegnata a non proporre nello Spazio Economico Europeo azioni giudiziarie basate sui propri SEP relativi alla tecnologia per smartphone e ai tablet nei confronti di soggetti che firmino un particolare sistema di concessione di licenze. Detto sistema prevede che la fase delle trattative non possa eccedere dodici mesi, e che se un accordo non è raggiunto, le condizioni FRAND saranno definite da un giudice su cui vi sia l'accordo delle parti o da un arbitro. 58 Cfr. Bundesgerichtshof, Orange-Book-Standard, KZR 39/06, 6 maggio 2009. 59 Questi criteri sono stati ulteriormente approfonditi dai Tribunali tedeschi di grado più basso, con il conseguente consolidamento di oneri procedurali in capo all'aspirante licenziante. federalismi.it n. 3/2015 Huawei Technologies/ZTE ha proposto un rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di giustizia UE per comprendere quale fosse l'indirizzo da privilegiare. Il 16 luglio 2015 è stata pubblicata la decisione adottata dalla Corte di Giustizia, la quale ha avallato l'approccio adottato dalla Commissione europea nei procedimenti svolti nei confronti di Samsung e Motorola60. Recependo le indicazioni offerte dall'Avvocato Generale Wathelet nelle proprie conclusioni del 20 novembre 2014, la Corte ha compiuto un'ulteriore passo in avanti, prevedendo una serie di specifici obblighi di condotta che il proprietario del SEP e gli aspiranti licenziatari dovranno rispettare durante la trattativa preordinata alla conclusione dell'accordo di licenza. Dal mancato rispetto di tali previsioni potrà discendere la configurabilità di una violazione dell'art. 102 TFUE. I principi contenuti nella sentenza rivestono un'importanza fondamentale in quanto chiariscono quando la condotta del titolare di un SEP preordinata ad ottenere un ingiunzione nei confronti dell'utilizzatore del brevetto dia o meno luogo ad un abuso di posizione dominante. La decisione, sebbene non risolva il dubbio inerente l'esatta definizione delle condizioni FRAND, ha il pregio di fornire alle Autorità di concorrenza e ai giudici nazionali utili criteri di valutazione delle condotte, essendo questi ultimi rimasti finora poco chiari61. 60 Cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Huawei Technologies/ZTE, C-170/13, 16 luglio 2015 61 Le novità introdotte dalla decisione della Corte di Giustizia si sostanziano come segue: 1) prima di presentare un'azione giudiziale nei confronti di un utilizzatore del SEP, il titolare del brevetto deve avvertire il presunto infringer dell'infrazione che vuole contestare, circoscrivendo il brevetto e specificando il modo in cui è stato violato (§§ 60-61). Al riguardo, viene evidenziato che l'avvertimento deve essere dato anche se la violazione è già avvenuta, in quanto l'autore della violazione potrebbe non essere consapevole di stare utilizzando un SEP (§§ 62); 2) Una volta che l'utilizzatore del SEP abbia espresso la sua volontà di concludere l'accordo di licenza, il titolare del SEP deve comunicare al presunto contraffattore una proposta scritta di licenza a condizioni FRAND, nel rispetto degli impegni assunti con lo standard body, che specifichi l'importo preciso delle royalties e il modo in cui esse sono calcolate (§§ 63-64). Sul punto, occorre rilevare come la Corte non si avventuri nel definire cosa sia "equo" o no, ma evidenzia che il titolare del brevetto conosce il contenuto degli altri contratti di licenza e dovrebbe operare guidato dal principio di non discriminazione; 3) il presunto contraffattore dovrà rispondere diligentemente all'offerta, nel rispetto delle pratiche commerciali riconosciute e in buona fede, senza porre in essere strategie dilatorie. Qualora l'utilizzatore del SEP non accetti la proposta del titolare del brevetto, deve presentare a quest'ultimo, entro breve termine, una controproposta scritta ragionevole nel rispetto delle condizioni FRAND (§ 65-66). Si osserva come discendano dei dubbi da questa parte della decisione, in quanto mentre la Corte vincola il proprietario del brevetto a definire le condizioni FRAND in base al principio di non discriminazione, non specifica a quali criteri debba riferirsi il presunto contraffattore per definire dette condizioni; 4) ove il titolare del SEP rigetti la controproposta del presunto contraffattore, è legittimo, per il titolare del SEP, chiedere all'utilizzatore di costituire una garanzia bancaria per il pagamento dei diritti o di depositare una somma a titolo provvisorio per lo sfruttamento precedente e successivo del suo brevetto, corredata da documentazione (§ 67); 5) In caso di mancato accordo, è inoltre legittimo che l'utilizzatore del SEP chieda che le condizioni FRAND siano fissate da un giudice senza ritardo (§ 68); federalismi.it n. 3/2015 4.2.5. I criteri interpretativi offerti dalle Linee guida
Sintetizzando le questioni menzionate, le Linee guida individuano alcune condizioni in presenza delle quali la creazione e l'operatività di un pool tecnologico verrà sempre considerata rispettosa della normativa antitrust, a prescindere della quota di mercato detenuta dalle parti contraenti62: 1. partecipazione al pool aperta a tutti i soggetti interessati: 2. inserimento nel pool delle sole tecnologie «essenziali», non sostituibili tra loro; 3. previsione di meccanismi di salvaguardia contro lo scambio di informazioni sensibili; 4. tecnologie date in licenza al pool su una base non esclusiva; 5. tecnologie date in licenza a terzi sulla base di termini «FRAND»; 6. libertà dei partecipanti di contestare la validità e l'essenzialità delle tecnologie in comune; 7. libertà dei partecipanti di sviluppare prodotti e tecnologie concorrenti. Il mancato rispetto dei suindicati criteri, tuttavia, non implica l'automatica qualificazione dell'accordo nei termini di un'intesa anticoncorrenziale. In particolare, ove un pool tecnologico riunisca brevetti complementari ma non essenziali, dovranno essere esaminati i seguenti aspetti: a) ragioni di efficienza, come ad esempio la difficoltà di valutare l'essenzialità di migliaia di b) libertà dei proprietari dei brevetti di continuare a dare in licenza la tecnologia anche indipendentemente dal pool (diversamente, potrebbe configurarsi un ipotesi di bundling); c) possibilità per gli utilizzatori di acquistare una licenza per una parte soltanto del pacchetto tecnologico, con una conseguente riduzione delle royalties (sempre in un'ottica di deterrenza rispetto all'adozione di pratiche leganti); d) attribuzione ai licenzianti della facoltà di recesso ove gli stessi abbiano stipulato dei contratti duraturi e le tecnologie messe in comune accompagnino l'esistenza di uno standard63. Ove l'accordo istitutivo di un pool tecnologico sia considerato conforme all'art. 101 TFUE, «le parti saranno ritenute libere di negoziare e di fissare le royalties per l'intero pacchetto tecnologico (…) e le percentuali attribuite alle singole tecnologie». Ove il pool sia creato a supporto di uno standard (già 6) in ogni caso, l'utilizzatore del SEP può riservarsi il diritto di contestare, durante o dopo la conclusione dell'accordo di licenza, la validità dei brevetti in questione e/o la loro essenzialità rispetto allo standard in cui sono inclusi e/o le loro modalità di impiego (§ 69). Per un approfondimento, v. G. COLANGELO, Aspettando Huawei Technologies: standard, brevetti essenziali ed impegni F/Rand, in Mercato concorrenza regole, 2014 fasc. 3, pp. 435 – 488. Sul recente orientamento giurisprudenziale americani, si veda US Court of Appeals for the Ninth Circuit, Microsoft Corp. v. Motorola Inc., 696 F.3d 872 (9th Cir. 2012). 62 Cfr. par. 261 delle Linee Guida. 63 Cfr. par. 264 delle Linee Guida. federalismi.it n. 3/2015 esistente o da creare), la Commissione ritiene preferibile che le royalties del pool e le percentuali spettanti alle singole tecnologie vengano stabilite prima della creazione dello standard, «al fine di evitare che la scelta dello standard comporti un aumento della percentuale della royalties conferendo un significativo potere di mercato ad una o più tecnologie essenziali»64. 5. Conclusioni
La struttura e gli obiettivi chiave del nuovo regolamento rimangono gli stessi della precedente versione, ossia una più efficace tutela della concorrenza e un efficiente uso delle risorse. Tali obiettivi, secondo la Commissione, vanno raggiunti impedendo la duplicazione delle attività di ricerca e sviluppo, offrendo maggiori incentivi per dette attività e favorendo la diffusione delle tecnologie esistenti. In quest'ottica, gli accordi di licenza, così come i pool tecnologici, rivestono, nella maggior parte dei casi, una valenza pro-concorrenziale. Inoltre, il nuovo approccio alle non-challenge clauses nelle licenze esclusive ed alle grant-back obligations, che non sono più automaticamente esenti dall'applicazione della disciplina della concorrenza, rappresenta un cambiamento nell'equilibrio delle protezioni dal diritto della concorrenza in favore dei licenziatari. Con riferimento al fenomeno dell'aggregazione dei brevetti e soprattutto al connesso tema delle condotte poste in essere dai patent pool e dai titolari degli standard essential patent, la decisione della Corte di Giustizia sul rinvio pregiudiziale relativo al caso Huawei Technologies/ZTE ha finalmente prospettato utili criteri di valutazione delle condotte dei titolari di SEPs, sebbene non abbia risolto i dubbi sull'esatta modalità di definizione delle condizioni FRAND 65. La sentenza, infatti, sembra offrire una soluzione ai contrasti insorti tra la giurisprudenza delle corti tedesche, più favorevole ai titolari dei brevetti, e le decisioni finora adottate dalla Commissione, particolarmente garantiste nei confronti degli utilizzatori della tecnologia. In particolare, i provvedimenti della Commissione europea sui casi «Samsung» e «Motorola» risultavano condivisibili nella parte dedicata all'esame e alla valutazione delle fattispecie, ma non avevano declinato in maniera chiara delle condizioni standard che consentissero di realizzare un bilanciamento trasparente tra la libertà dei titolari dei SEP di adire le Corti per far valere le violazioni dei loro titoli brevettuali e il divieto di abuso di posizione dominante posto dall'art. 64 Cfr. par. 268 delle Linee Guida. 65 V. supra, note 61 e 62. federalismi.it n. 3/2015 Al contrario, la sentenza pregiudiziale interpretativa della Corte di Giustizia ha cercato di superare l'incertezza legata ad un analisi case by case delle condotte dei SEP-holder, e, realizzando una crasi tra la giurisprudenza tedesca e le decisioni della Commissione, ha scandito nel dettaglio i passaggi necessari alla realizzazione di un miglior compromesso tra le istanze di tutela della proprietà intellettuale e l'esigenza di assicurare il corretto funzionamento delle dinamiche concorrenziali. Per questo motivo, tale passo in avanti potrebbe favorire un'evoluzione dell'analisi antitrust delle condotte dei soggetti titolari di SEP, fornendo alle Autorità di concorrenza e ai giudici nazionali criteri di valutazione meno ondivaghi. In conclusione, alcune osservazioni di carattere generale meritano di essere espresse sul tema del rapporto tra i diritti di proprietà intellettuale, che attribuiscono al loro titolare un monopolio legale, e il diritto della concorrenza. Le autorità di concorrenza europee già possono disporre di una legislazione adeguata e di strumenti tecnici idonei a far fronte alle condotte anticompetitive poste in essere da parte dei titolari di diritti tecnologici. Cionondimeno, un approfondimento della conoscenza del sistema dei brevetti all'interno delle agenzie di concorrenza - ai fini della valutazione delle questioni puramente tecnologiche - appare opportuno, come anche auspicato recentemente dal Comitato consultivo economico e scientifico (ESAB) dell'Ufficio europeo dei brevetti66. A tal fine, potrebbe risultare utile coinvolgere gli uffici dei brevetti nazionali e utilizzare le loro competenze per offrire consulenza alle autorità antitrust sugli aspetti tecnici delle questioni relative ai brevetti e alla tecnologia. Ciò detto, per risolvere alla radice possibili problemi concorrenziali nel settore della proprietà industriale, risulta fondamentale l'implementazione di una politica sui brevetti che persegua standard elevati: i) i brevetti devono essere di qualità tecnica elevata; ii) il contenuto dei brevetti deve essere delineato in maniera chiara; iii) deve essere fornita trasparenza massima sull'identità del proprietario del brevetto; iv) deve essere assicurato un sistema giurisdizionale di controllo dei brevetti efficiente. In particolare, una struttura ottimale del sistema processuale può ridurre fortemente il rischio di condotte abusive da parte degli aggregatori di brevetti. Il ricorso abusivo al contenzioso consente 66 Cfr. EPO - Economic and Scientific Advisory Board, "Patent aggregation and its impact on competition and innovation federalismi.it n. 3/2015 infatti tradizionalmente agli aggregatori di far rispettare brevetti che ad un sindacato più attento risulterebbero invalidi67. 67 Le conclusioni di una conferenza tenutasi di recente sull'aggregazione dei brevetti e sull'impatto della stessa su concorrenza e sull'innovazione, offrono un possibile modello per un contenzioso sui brevetti efficiente. Detto sistema dovrebbe essere basato sui seguenti principi: (1) accoglimento di una "regola aurea" secondo cui la parte soccombente deve rifondere la controparte delle spese processuali sostenute (avvocati, consulenti tecnici, ecc.); (2) rendere sempre possibile a chiunque e in qualunque momento la contestazione della validità di un (3) chiarire attraverso un'apposita disciplina le condizioni in presenza delle quali un giudice può negare un'ingiunzione definitiva; (4) rendere possibile un giudizio sul risarcimento del danno soltanto dopo l'accertamento della validità del brevetto e dell'avvenuta violazione dello stesso. federalismi.it n. 3/2015

Source: http://federalismi.it/document/28092015103837.pdf